上海专利布局背景下的专利撰写策略

 

01

 

理解不同的国家在专利法上的一致性，同时要兼顾重点目标国家在实践中的差异性。一致性最主要体现在所谓的三性，即新颖性、创造性和实用性。这三点对于所有国家的专利法要求而言都是一致的，从撰写的角度来讲，更重点的是要了解到：我们要布局的这些重点的目标国家它们在实践中所具有的差异性，把差异性体现到我们的撰写中去。对于差异性，主要有三个方面的差异性大家要重点关注：关于适格性（Patent Eligibility）的问题；关于说明书对权利要求支持的强度要求；关于审查实践过程中标准和程序的差异。

 

 

 

适格性
虽然对于三性的要求所有国家都是一样的，但是关于适格性（Patent Eligibility）问题，简单的说就是什么样的东西可以申请专利，这个在不同国家中的要求差异还是很大的。
拿商业方法来举例，美国总体上说，虽然近两年的变化比较多，但总体上讲是允许商业方法的，但是在欧洲这个就是不允许的；中国从去年开始，从法律原则上来讲是可以接受商业方法专利申请了，但是在实际操作中还有很多不确定因素。

 

对权利要求的书面支持
一般来讲，在主要目标国家里面，美国和欧洲处于两个极端：美国关于说明书对权利要求支持程度的要求是相对比较宽松的；而欧洲属于另一个极端，是要求非常严格，就是说很多时候要求权利要求一定要有说明书字面、原文的支持；中国的要求更接近欧洲，相对来说是比较严格的。

审查实践过程
不同国家之间审查速度可能会差很多。欧洲相对比较慢一些，美国和中国可能目前来看相对快一些，特别是有一些加速审查的办法。另一个比较大的差异是关于分案或者延续案的要求。什么时候可以提分案、提延续案，不同国家之间的差别还是非常大的。关于单一性的标准，在不同国家审查的过程，区别也是挺大的。

02

专利质量，如何平衡和兼顾专利的保护范围和它的稳定性、有效性。

保护范围
第一个是关于权利要求的保护范围是不是足够广，也就是对于这些技术特征是不是有进行合理的上位和概括，有没有把可能的潜在竞争对手的规避设计给堵住。再一个就是说一个权利要求如果有多个实施主体的情况下，是不是有注意到这个问题，避免将来可能出现的分割侵权（Divided Infringement）问题。特别是希望不要把“用户”（user）给作为实施具体写进权利要求。第三点就是授权的专利权利要求是不是具有可检测性，也就是说如果别人侵权的话，是不是容易被发现，容易被取证。

稳定性和有效性
过于广的专利保护范围必然会影响这个专利的稳定性和有效性。真正在用专利的时候，特别是诉讼的时候，那几乎不可避免的情况是对方一定会去攻击这个专利的有效性。在全球专利布局的背景下，比如说美国的专利局无效程序，中国的无效程序，还有欧洲的异议程序都会相对比较容易的被用来挑战授权专利的有效性。

专利的授权权利要求范围并不是一味的越广越好，我们希望这个范围是合理的，是兼顾了稳定性和有效性的。既要在诉讼中有足够的攻击性，同时也要有很强的稳定性，不要轻易被对方无效。

03

总体原则：重视第一次撰写（first drafting）的质量。
我们在进行第一次撰写的时候，比如说一个中国申请或者是美国临时申请，那么之后，如果要进行PCT申请的时候进行了改写，或者是在美国临时申请转成正式申请的时候往里面加了很多内容和进行了修改，那这个时候可能有一个很大的问题，就是优先权是不是能够得到保证。这是一个很大但又不容易被重视的问题，因为优先权的问题在审查阶段，往往不一定能看出来，审查员多半情况下是不会去质疑和挑战你的优先权。

优先权的问题往往是真正专利到用的时候，特别是在诉讼过程中，那几乎是百分之百一定会被对方纠出来穷追猛打的。这个时候，如果之前第一次撰写的质量比较低、和之后的这个正式申请差异比较大的话，那这个优先权往往都是有很大的问题的。所以我们在条件可能的情况下，都会建议客户不管是第一次申请是中国申请还是美国临时申请，都希望尽量能够按照之后实际需要的标准进行撰写。而不是等到后面再做PCT申请或者是转正式申请的时候再去增加、修改内容。我觉得尽量在可能的情况下，第一次撰写就希望按照这个想要达到的质量标准进行撰写，避免将来可能有优先权的争议。